선 등록 지정상품이 다르면 상표 등록 가능

특허청 심사시 상표의 발음, 외관, 의미 고려돼

‘올레’는 집으로 들어가는 길을 뜻하는 제주도 방언으로, 올레길은 제주도 도보여행 코스의 대명사가 되었다. 이러한 '올레' 이름을 둘러싸고 최근 제주도의 소주업체 간에 상표 분쟁이 발생하였다.

㈜제주소주는 올해 초 소주 이름을 ‘올레’로 정하고, 4월에 상표출원하고, 8월에 제품을 출시하였는데, 제품출시 전 소주업체인 ㈜한라산으로부터 '올레' 상표를 사용하지 말라는 경고장을 받았다.

경고장을 보내는 ㈜한라산 역시 올해초 소주 이름을 '올래'로 정하고, 제3자로부터 등록상표 'OLLE 올래(지정상품: 소주 등)'를 비용을 지급하고 상표권을 양도받아 제품출시 준비 중에 있었다.

㈜한라산은 문제가 해결되지 않자 ㈜제주소주를 상대로 제주법원에 상표침해금지 가처분 신청을 청구하였고, 재판부는 ㈜제주소주의 '올레' 소주를 사용 금지 결정을 내렸다.

상표법 제7조 제1항 제7호는 “선출원에 의한 ①타인의 등록상표와 동일.유사한 상표로서 ②지정상품과 동일.유사한 상품에 사용하는 상표”는 등록받을 수 없는 것으로 규정하고 있고, 제66조는 이러한 상표의 사용은 타인의 등록상표의 침해에 해당하는 것으로 규정하고 있다.

그러나, 상표가 선등록상표와 동일.유사하더라도 지정상품(서비스업)이 서로 비유사하면 상표 침해에 해당하지는 않는다. 가령 '올레'가 소주에 등록되어 있어도, 감귤주스에 '올레'를 출원한다면 상품이 서로 비유사하므로 등록받을 수 있다.

지정서비스업의 동일.유사 판단
특허청 심사에 있어서 지정서비스업(업종)의 유사여부는 원칙적으로 특허청에서 정한 유사군 코드가 동일한지 여부로 판단한다.
아래 표와 같이 대부분의 의료업은 S120503, 치과업은 S120502, 약국업은 S120501 에 속해 서로 비유사한 서비스업으로 분류된다.

가령 “고운세상”이 피부과업에 서비스표등록되어 있더라도, 제3자는 “고운세상”을 치과업, 약국업에 등록받을 수 있다.

그러나, 제3자는 성형외과업, 병의원원, 내과업 등 진료과목이 다르더라도 등록을 받을 수 없고, 만약 서비스업을 사용한다면 서비스표 침해에 해당한다.

서비스표의 동일.유사 판단
앞서 '올레' vs '올래'는 동일하지는 않다. 그러나 칭호(발음)가 유사하다. 특허청 심사에서 서비스표가 서로 유사한지 여부는 칭호(발음), 외관, 관념(의미) 3가지 중 어느 하나가 유사하면 유사한 상표로 판단한다.
예컨대, "고은세상 vs 고운세상”은 유사하다. 아래 표에 유사로 본 판결을 표시하였다.

서비스표의 유사 여부를 판단할 때 심사관은 서비스표의 식별력이 없는 부분(예컨대, 병원, 의원, 피부과란 표시)을 배제하고 식별력이 있는 요부 위주로 유사여부를 판단한다.

위 예에서 “DRAGON QUEST”의 요부는 “DRAGON”과 “QUEST”이고, 이중 “QUEST”는 “퀘스트”와 발음이 동일하므로 유사하다.

위 예에서 “ECCLIME”과 “Iklim 이클림”은 외관은 다르지만 발음이 유사하다.
위 예에서 “wellsys”는 “웰시스”로 발음되고, “wells”는 “웰스”로 발음되나 전체적으로 발음에 있어서 유사하다.

병원업과 관련하여 서비스표의 유사 여부를 판단한 사건을 하나 소개한다.

특허심판원 2000당558 사건(적극적 권리범위확인심판)
청구인은 피청구인이 사용하고 있는 “자생당병원”(확인대상표장)은 자신의 등록서비스표인 “자생한방병원”의 서비스표권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 심판을 특허심판원에 청구하였다.

이에 대해 피청구인은 청구인의 “자생한방병원”은 한방업에 대한 것인 반면, 자신의 “자생당병원”은 일반병원업에 대한 것이므로 의료법, 의사면허 등이 서로 상이하므로 권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다.

이에 특허심판원은 다음과 요지로 심결하였다.

자생당에서 당은 병의원에서 쓰는 관용표현에 불과하므로 확인대상표장(자생당병원)은 이건 등록서비스표(자생한방병원)과 서로 유사하여 표장상 오인·혼동을 불러 일으킬 염려가 있다.

비록 의료법에서 “일반병원”과 “한방병원”을 구별하고, 의사와 한의사 면허의 자격 요건도 다르다 할지라도, 현실거래사회에서 일반수요자들은 의료법의 구체적인 내용을 알지 못하며 단지 "병원"이라 하면 포괄적인 개념으로서 모든 의료기관의 명칭을 총칭하는 것으로 이해하는 것이 일반적이라 할 수 있으며, 그리고 병원운영을 경영측면에서 살펴본다면 하나의 병원 경영주체가 양방과 한방병원을 함께 운영하는 일도 흔히 볼 수 있는 것이어서 거래사회의 통념상 양 표장이 의료관련 서비스업에 함께 사용될 경우 일반수요자나 거래자로 하여금 서비스의 출처에 대하여 오인· 혼동을 일으키게 할 염려가 있다 할 것이므로 확인대상표장(자생당병원)은 이건 등록서비스표(자생한방병원)의 권리범위에 속한다 할 것이다.